Newton Silveira
Sumário: 1. Patentes – 1.2 Marcas – 1.3 A função econômica – 1.4 O princípio da territorialidade – 1.5 Da cessão e da licença de uso – 1.6 Importações paralelas – 1.7 Teoria da exaustão – 1.8 Importações paralelas e os tribunais brasileiros – 1.9 O problema das importações paralelas e a atual lei de propriedade industrial – Referências.
A atual Lei de Propriedade Industrial garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.
Mas, em caso de importação de marca legítima não estará preenchido o tipo penal dos arts. 189 e 190, porque a importadora brasileira não reproduz, imita, altera ou importa “produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida…”. A marca, na origem, foi licitamente reproduzida.
Quanto às patentes, pode-se entender que o não cumprimento da obrigação de exploração estipulada no item I do parágrafo 1º do art. 68 da Lei de Propriedade Industrial implicaria em duas hipóteses diferentes de licença compulsória: a) se o titular da patente não produz no país em virtude de inviabilidade econômica, a licença compulsória (decorrente) é de importação por quaisquer terceiros; b) se o titular da patente não a explora no país, mesmo que não ocorra inviabilidade econômica, a licença compulsória será não mais automática como no caso anterior, mas sujeita ao procedimento dos arts. 68 e seguintes da lei.
1. Patentes
Segundo a doutrina denominada de exaustão ou esgotamento, os direitos do titular da patente cessam uma vez vendido, licitamente, o produto patenteado.
Essa teoria é assim definida por F. Savignon (Convention de Luxembourg, In: La Propriété Industrielle, 1976, p. 103):
“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit d’interdire aprés qu’il a mis l’object de son brevet dans le commerce, dans le territoire oú le brevet exerce son effect il a joui de son droit. Celul-ci est epuisé”.
Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos foi gerada na jurisprudência alemã, sendo adotada pela Corte de Justiça das Comunidades Européias e enfim incorporada ao Direito francês em 1978, com a seguinte redação:
“Art. 30 bis – Les droits conferés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, acomplis sur le territoire français, aprés que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentiment exprés”.
Segundo decisão do Rechtsgerichhof de 26 de março de 1902, “o titular que fabricou o produto e o pôs em circulação sob esta proteção que exclui a concorrência dos demais já teve os benefícios que a patente lhe confere e já, desta forma, consumiu seus direitos”.
No direito americano, o princípio é assente pelo menos desde 1873, como indicam Chisum e Jacobs: “the first authorized sale of a patented product exhausts the patent owner’s exclusive rights. The purchaser may thereafter use, repair and resell the product.”
Quais as implicações da teoria da exaustão em relação à chamada importação paralela?
Já em sua primeira decisão, na virada do século, na qual o princípio da exaustão do direito de patentes foi acolhido, o Tribunal do Império (Reichsgericht) deixou claro que aos casos de reimportação só seria aplicável o princípio da exaustão do direito de patentes, quando o titular da patente houvesse introduzido o produto patenteado no território interno (a mencionada decisão é a do caso “Duotal/ Gujakolcarbonat” de 26/3/02). Da decisão lê-se:
“em virtude da patente concedida, estão elas (as autoras), na posição jurídica de proibir a introdução do exterior ao interior do Gujakol-Carbonat fabricado de acordo com o processo patenteado, ou de fazer tal introdução dependente de sua autorização. Também nos casos quando elas mesmas introduziram no exterior este produto, a reintrodução dos mesmos no território interno ferirá o direito de patentes”.
Em parecer apresentado em um processo que correu perante o Tribunal de Apelação do Japão, Friedrich-Karl Beier destacou o tratamento diferenciado dado pelo direito alemão às importações paralelas em casos de marcas e casos de patentes.
Esta decisão ganhou em importância quando, alguns meses mais tarde, o Tribunal do Império (Reichsgericht) decidiu em um caso sobre marcas (caso “Mariani” de 2/5/02), que o direito de marcas alemão se exaure no momento da primeira introdução do produto marcado no mercado internacional (princípio da exaustão internacional). O Tribunal mencionou nesta decisão a diferença fundamental entre direito de marcas e de patentes:
“O direito de patentes é, de acordo com sua própria natureza, limitado localmente ao território do Estado que o concedeu: assim, pode o mesmo legitimado ter vários direitos de patente, independentes entre si, quantos territórios existam. Sobre o direito de patentes diz-se: tantos territórios com patentes, tantos direitos subjetivos. E diz-se conseqüentemente: o direito de patentes de uma invenção na França é independente do direito de patentes na Alemanha, mesmo que a patente tenha sido concedida à mesma pessoa… O objeto legitimamente terminado na França — França como território da patente — não pode ser comercializado e utilizado em outro Estado, mesmo quando a patente neste segundo Estado tenha sido concedida à mesma pessoa, a não ser que tenha sido concedida uma licença para a sua introdução nos outros Estados”.
O Tribunal Federal (Bundesgerichtshof) deu continuidade a esta linha decisória do Tribunal do Império (Reichsgericht). Em sua famosa decisão “Maja”, de 25/1/64, o Tribunal justificou e fundamentou minuciosamente a adoção do princípio da exaustão internacional para o direito de marcas, indicando em um obitum dictum que, em relação ao direito de patentes, a questão da exaustão do direito, no que diz respeito à introdução do produto protegido no mercado, deve ser julgada de outra forma:
“A razão da diferenciação justifica-se na natureza do direito de marcas, uma vez que a sua existência não se deve em primeira linha, como no direito de patentes, a uma realização intelectual do titular do direito, merecedora de proteção. A sua existência não concede um direito de utilização, apenas servindo à proteção da função de origem e garantia da marca, enquanto que o direito de patentes concede ao inventor o direito exclusivo de explorar a invenção e dela dispor”.
Em seu parecer, Beier menciona diversas outras decisões dos tribunais alemães, bem como do direito comparado europeu, que pendem para a exaustão nacional em casos de patentes. Assim, o mencionado artigo 30 bis da Lei de Patentes francesa de 1978, a lei belga de 1984 (art. 28, 2), a lei italiana de 1979 (art. 1º) e a lei espanhola de 1986 (art. 35).
Já no Reino Unido é ainda aplicada a teoria da implied license, desenvolvida no século XIX, que se aplica também às importações de produtos que o titular da patente, ou seu licenciado, tenha posto no comércio exterior.
Dessa forma, Beier se insurge contra a decisão do Tribunal de Tóquio, de 23/3/95, onde entendeu-se que a importação paralela de produtos protegidos por patente, postos no comércio no país de exportação pelo titular da patente, não fere o seu direito de uso exclusivo no país de importação.
O pensamento de Beier é no sentido de que “direito de marcas e direito de patentes são direitos de proteção distintos, que não podem ser tratados da mesma forma, no que diz respeito aos seus efeitos territoriais ou extraterritoriais”. O fundamento de sua posição é o artigo 4 bis da Convenção de Paris, que estabelece o princípio da independência das patentes.
Como a questão foi resolvida na atual Lei Brasileira de Propriedade Industrial, nº9.279 de 14/5/96?
O legislador brasileiro optou, desde o início, pela obrigatoriedade de exploração local do objeto da patente. Dessa forma, o artigo 68, § lº, da atual Lei, estabelece que “a não exploração da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado” (I) ou “a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado” (II) — ensejam licença compulsória.
No entanto, a primeira versão do projeto aprovada na Câmara dos Deputados estabelecia no artigo 43, IV, que não constituiriam infração à patente os atos de comercialização relativos “a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento” (exaustão internacional).
Essa disposição foi considerada, no Senado Federal, incompatível com a norma de obrigação de fabricação local, estabelecida no mencionado artigo 68, § 1º. Em conseqüência, o Senado alterou o texto do artigo 43, IV, dele retirando a menção ao mercado externo. Dessa forma, a atual lei privilegia como norma geral o princípio da exaustão nacional para patentes.
Ocorre que o §1º, nº I, do artigo 68, que estabelece a obrigação da exploração da patente no território brasileiro, contém a exceção: “ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação”.
Ou seja, nessa hipótese, a obrigação de exploração nacional se converte em obrigação de exploração internacional.
Nada mais justo que, em tais circunstâncias, a exaustão nacional se convertesse em exaustão internacional.
Foi o que fez o Senado, ao acrescentar um §4º ao artigo 68, o qual dispõe:
“no caso de importação para exploração de patente (e no caso da importação prevista no parágrafo anterior), será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.”
Obviamente, aqui, mercado significa o mercado externo, já que o dispositivo trata de importação. Assim, se o titular da patente importa o produto, terceiros também poderão importá-lo livremente (desde que produto legítimo).
A mesma regra deverá se aplicar à importação de componentes necessários à execução do objeto da patente, o que, embora não óbvio, constitui conclusão necessária.
É que a atual Lei traz outra inovação, adaptação do contributory infringement do direito norte-americano. Essa norma acha-se expressa no artigo 42, §1º: “Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.”
Ora, se o titular da patente importa os componentes necessários à realização da invenção, terceiros, igualmente, poderão fazê-lo.
Em decisão de 1994, a Justiça Federal americana tratou da questão em análise no tocante ao fabricante dos principais componentes de microcomputadores:
“Patent exhaustion: selling licensed microprocessors having no use but in an infringing combination exhausts the patent rights sothat late purchasers can use the microprocessors free of infringement” (Cyrix v. Intel 845 E Supp. 552 / Ei). Texas, 1994).
Note-se, ademais, que o direito americano dá aos titulares de patentes o direito de proibir a exportação de componentes, seja ele elemento de um produto patenteado ou o próprio elemento patenteado:
“Making an entire patented product in the United States may infringe even though the product is for export and use in another country […]”
“A 1984 amendment establishes two acts of infringement, active inducement by export of components and export of specially adapted components.”
Mas a importação dos componentes, por si só, não configuraria ilícito? De forma alguma. A obtenção no mercado de produtos objeto de patente, licitamente fabricados e vendidos com a licença ou autorização da titular, não configura qualquer violação de privilégio. Já vimos que poderia a titular da patente, com base nos direitos que detém no país de origem, impedir a exportação dos componentes patenteados; não o fazendo, há que se presumir que a exportação foi autorizada, e não o será menos a importação.
Em conseqüência, a importação por parte do titular da patente dos componentes necessários à realização da invenção torna lícito que terceiros também o façam.
2. Marcas
A propriedade da marca é um monopólio privado concedido pelo Estado, expressão de sua soberania. Como monopólio (propriedade) garante-se ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponível erga omnes. Como expressão de soberania este direito só será reconhecido nos limites do território do Estado que o concedeu (princípio da territorialidade). Para obter a proteção da marca em outros territórios, o seu titular deverá requerê-la em cada um deles. Mesmo as convenções internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos de marca, ao nacional, mantêm a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção.
Daí afirmar-se que o direito de marcas, por sua natureza territorial, “facilita o fracionamento do direito em mãos de titulares diversos, notando-se um estímulo a que a marca seja cedida a quem a explora em cada país. […] Tal fracionamento, por sua vez, cria dificuldades para a livre circulação das mercadorias, já que os direitos territoriais criam monopólios locais em mãos de terceiros […]”.[1]
A aceleração capitalista e especialmente a formação de blocos econômicos têm agravado o conflito entre os princípios da territorialidade da proteção da marca e o da livre circulação de mercadorias. As questões sobre importações paralelas servem de exemplo.
O problema das importações paralelas pode ser formulado de maneira simples: poderá o titular de uma marca, alegando o seu direito de uso exclusivo, impedir a introdução não autorizada de produtos por ele mesmo produzidos, ou produzidos e assinalados com a mesma marca por uma terceira empresa a ele jurídica ou economicamente vinculada, no território que lhe concedeu aquele direito de uso exclusivo?
A solução deste problema sugere dois caminhos distintos, dependendo dos vínculos econômicos entre o Estado do titular da marca e o Estado de onde se originam os produtos paralelamente importados. Em outras palavras, a solução será uma se o problema se apresenta entre Estados sem vínculos econômicos especiais entre si, e será outra se entre Estados-membros de um mercado econômico comum. A decisão entre permitir ou proibir as importações paralelas suscita inúmeras questões relativas à natureza do direito de marcas.
3. A função econômica
As marcas exercem função muito importante em uma economia de mercado pressupondo “a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio.”[2]
Elas possibilitam ao empresário diferenciar no comércio o seu produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e através delas os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente. Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.
Além disso, “enquanto as patentes recompensam a criatividade do inventor e estimulam o desenvolvimento científico, as marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade estimulando, desta forma, o desenvolvimento econômico. Sem a proteção das marcas dar-se-ia pouco incentivo ao produtor para que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos já existentes.”[3]
4. O princípio da territorialidade
Na Europa do século passado e início deste século, a opinião dominante da doutrina, inspirada nos ensinamentos de Joseph Kohler, via no direito de marcas uma manifestação da personalidade de seu proprietário[4]. Como no direito ao nome ou à firma, o direito às marcas deveria ser reconhecido no mundo inteiro. Nesta idéia encontramos expresso o chamado “princípio da universalidade da marca”.
O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 1910, a aplicação do mencionado princípio às marcas e, ao comentar a então vigente legislação sobre sinais distintivos, passou a falar em proteção “local” do direito de personalidade concedido ao titular da marca, limitada ao âmbito territorial.
O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas.
5. Da cessão e da licença de uso
No Brasil, a propriedade da marca é concedida através de seu registro no INPI. O direito de marca é direito patrimonial que pode ser objeto de negócios jurídicos de alienação ou de simples utilização. A legislação brasileira possibilita a cessão e a licença de uso da marca. A averbação dos contratos perante o INPI estende os efeitos inter partes, equiparado-os a direito real, oponíveis erga omnes.
Pela legislação brasileira anterior, a marca só podia ser cedida junto com o gênero de comércio ou indústria a que se aplicasse. A cessão isolada da marca não era permitida. Ao contrário, ela deveria ser acompanhada dos valores que formam o ramo de indústria ou comércio exercido, de forma que este possibilitasse ao seu sucessor a sua continuação. Tais valores poderiam estar expressos em uma máquina especial, na fórmula de uma bebida, em uma patente, no know-how adquirido etc. dependendo de cada caso.
De acordo com Gama Cerqueira[5]:
“as razões em que se fundam as leis que vedam o tráfico da marca isoladamente não dizem respeito à sua natureza, nem à natureza do direito que sobre ela possui o seu titular. […] O que justifica, a nosso ver, a proibição legal é a função objetiva das marcas, isto é, a função de distinguir os produtos diferenciando-os de outros de procedência diversa.”
E citando Afonso Celso prossegue:
“a marca outra coisa não é senão acessório ou complemento do objeto que caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o tráfico, independente dos produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenáveis especulações”.
Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil, não mais condiciona a cessão da marca à simultânea transferência do gênero de indústria e comércio. A citação acima transcrita de Gama Cerqueira se referia ao Código de Propriedade Industrial de 1945 e, por desatenção de seus revisores, deixou de ser atualizada.
Por licença de uso de marca entende-se a autorização para usar a marca da mesma forma, ou nas mesmas proporções, que o seu titular. O direito protegido permanece em sua substância com o seu titular, mas o seu uso transfere-se para o licenciado. Para o direito de marcas, a expressão “licença de uso” significa que o licenciador abriu mão de fazer valer o seu direito de uso exclusivo em relação ao licenciado. Se ao licenciado ainda for permitido registrar a marca em seu nome estará ele conquistando um direito próprio, apesar da essência deste direito ainda continuar vinculada ao licenciador.
Gama Cerqueira[6] afirmava que a disposição que permite a “cessão” do uso da marca choca-se com o princípio da intransmissibilidade da marca independente do gênero de comércio e indústria para o qual tiver sido adotada. Baumbach / Hefermehl defendem que tal situação não fere aquele princípio, uma vez que o licenciador não transfere a titularidade da marca, mas apenas o seu uso. Argumentam também que o contrato de licença de uso de marca não fere a função de origem da marca. Dizem que a proteção garantida à marca contra o risco de confusão é uma proteção individual, afetando o interesse geral de forma meramente indireta. Assim, o direito subjetivo que cabe ao proprietário do sinal de não utilizá-lo como indicativo de origem não é prejudicado quando ele mesmo permite que uma outra pessoa o utilize. Neste sentido os produtos de um licenciado não são “produtos de um outro”. Tendo em vista a estrutura do direito de marcas, onde os interesses do consumidor ocupam uma posição periférica em relação aos interesses do titular da marca, não se poderia afirmar que a utilização da marca para produtos produzidos pelo licenciado venha gerar danos relevantes ao seu proprietário pelo engano quanto à origem da marca.
Quanto à função de qualidade, a legislação brasileira previa, na forma do artigo 90 da Lei 5.772/71, que o proprietário da marca assume a obrigação de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos assinalados.
“Igualmente quando não haja patente, ou não tenha sido firmado contrato específico de fornecimento de tecnologia, mas a marca esteja sendo utilizada pelo seu titular para assinalar seus produtos, o contrato deverá prever que os produtos a serem fabricados pelo licenciado conterão idênticas especificações, natureza e qualidade”[7].
A atual Lei de Propriedade Industrial assenta no artigo 139 o mesmo entendimento.
6. Importações paralelas
A proteção concedida pelo direito à marca garante ao seu titular o poder de impedir as importações de produtos marcados com sinais confundíveis com aquele por ele utilizado para distinguir as suas mercadorias.
A questão das importações toma dimensão maior e mais complexa quando diz respeito a produtos originais, não alterados, cuja primeira colocação no mercado, feita pelo seu próprio titular, ocorreu no exterior e, posteriormente, este mesmo produto original foi reintroduzido por um terceiro no mercado nacional (importação paralela).
Ao mencionarmos produtos originais, estamos nos referindo a produtos que indicam a mesma origem, reportando, desta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situação a função de origem e o direito do titular da marca de proibir importações que firam o seu direito de uso exclusivo transformam-se em instrumentos de aplicação da política econômica adotada pelo Estado. A forma como os Tribunais Europeus aplicaram estes dois princípios – ora estendendo um e conseqüentemente restringindo outro, ora restringindo este e ampliando o outro – para adaptá-los à necessidade de garantir o princípio da livre circulação de mercadorias, fundamento básico de um mercado econômico comum, ilustra claramente a necessidade de adaptar o direito de marcas ao modelo econômico adotado pelo Estado. A questão das importações paralelas ganha em proporções conforme as relações econômicas entre os países aumentam.
7. Teoria da exaustão
A teoria da exaustão, construção jurisprudencial, existe muito mais em razão do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca. Nas palavras de Alberto Bercovitz[8] é assim explicada:
“La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se ha hecho uso de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un producto protegido por él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquieran, usen o negocien con el producto en cuestión. O sea, que ese producto puede circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle las facultades que la ley confiere al titular del derecho de propiedad industrial que lo comercializó.”
Se os efeitos da exaustão manifestam-se apenas a nível nacional, fala-se em exaustão nacional; se se manifestam a nível internacional, fala-se de exaustão internacional.
As palavras de Bercovitz descrevem a ideia de que o direito ao uso exclusivo da marca não é concedido sem limites, mas antes tendo por escopo aquilo que a marca pretende fomentar, a concorrência. A exaustão internacional, aplicação daquela idéia ajustada aos princípios de uma política econômica onde se incentiva a livre circulação de mercadorias, surgiu para solucionar os casos de importações paralelas. Assim, se os produtos marcados tratam-se de produtos originais (produzidos pelo próprio titular da marca ou por uma empresa jurídica ou economicamente a ele vinculada) o direito de uso exclusivo da marca que o seu titular goza no território do Estado que o concedeu não poderá ser invocado para impedir as importações paralelas daqueles produtos.
Como já dissemos, a forma como cada Estado aplica o princípio da exaustão, se apenas a nível nacional (desta sorte não permitindo as importações paralelas) ou internacional (permitindo-as), diz respeito muito mais à política econômica adotada do que ao direito de marcas. A este último interessa averiguar se a marca cumpre as suas funções intrínsecas, ou não; o fato do produto que cumpra aquelas funções ter sido produzido ou comercializado no território de um Estado, ou fora dele, vai além do seu âmbito de interesse. Já para a aplicação da política econômica adotada pelo Estado, mais ou menos protecionista, será relevante se o produto assinalado com esta marca “B” foi produzido, marcado ou comercializado no território nacional ou fora dele.
Ainda cabe mencionar que a expressão “exaustão dos direitos” não é a mais adequada. Tal teoria indica que o direito de uma empresa não é violado com a comercialização de um produto legalmente marcado e introduzido no mercado pela sua titular ou por uma empresa a ela jurídica ou economicamente vinculada. Isto não significa que a titular do direito de marca não possa valer seus direitos contra, por exemplo, a comercialização de um produto ilegitimamente marcado ou modificado. A doutrina alemã defende que os termos “consumação” ou “consumo dos efeitos do direito de marcas” seria mais adequado.[9]
8. Importações paralelas e os tribunais brasileiros
O direito pátrio não dispõe diretamente sobre o tema importações paralelas, mas a jurisprudência as tem proibido, valendo-se da garantia de exclusividade do uso da marca em todo o território nacional.
Algumas sentenças proferidas por nossos Tribunais, porém, têm sido mencionadas para apontar uma certa tendência da jurisprudência brasileira a adotar o princípio da exaustão dos direitos de marca a nível internacional.
O caso Barber Greene[10], como expresso no relatório da sentença de apelação, trata
[…] de uma ação ordinária para impedir o uso de marca de fábrica das autoras e que a ré vem fazendo uso em seus impressos e até em anúncios de propaganda, infringindo assim, flagrantemente a norma editada no Código da Propriedade Industrial, art. 70[11]. Contestou somente uma das rés afirmando que apenas importa e vende os produtos da primeira autora fabricados nos Estados Unidos, bem como de outros fabricantes de peças e acessórios para tratores, empregados, principalmente, em terraplanagem e pavimentação. Em seus impressos e anúncios menciona exatamente tais produtos de genuína procedência e não de sua fabricação ou confecção. Julgada improcedente a ação, apelaram as vencidas insistindo na sua procedência e procurando até modificar o fundamento da inicial afirmando “que não se trataria propriamente de uma violação de sua marca de fábrica, mas de um abuso de seu nome de comércio[…].
O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, argumentando:
“Desta (da primeira autora que tem sede no estrangeiro) importam os produtos e os vendem no mercado interno como genuínos, sem qualquer transgressão às normas do Código de Propriedade Industrial.
Ora, se as rés adquirem sem qualquer restrição tais produtos da autora estrangeira, evidente que terão de anunciá-los em sua propaganda comercial, através de seus impressos e anúncios.
Esse procedimento não constitui violação ou contrafação de marca ou abuso de nome de comércio, tanto mais que não se trata de reprodução da marca da apelante ou do seu nome comercial.”
Como já mencionamos, a marca cumpre uma função econômica. O monopólio de seu uso é concedido para possibilitar uma concorrência leal e premiar seu titular pelo seu esforço e trabalho que nela se exterioriza. Se à marca o legislador concedesse um direito absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que, por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zíper que vende a sua mercadoria para uma indústria de confecções: se seu direito de marca fosse absoluto poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zíper, ou ainda poderia cobrar royalties sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito absoluto vai de encontro à própria razão de concessão do monopólio que, repetindo mais uma vez, é a de possibilitar concorrência leal.
Como bem diz Joaquim Antônio D’Ângelo de Carvalho, ao tecer seus comentários à sentença em parte transcrita[12], é
“óbvio que tal exclusividade não pode chegar ao cúmulo de impedir a própria circulação da mercadoria assinalada com a marca registrada. Assim, se o artigo industrializado é identificado com a marca de indústria, nada impede que o comerciante, no atacado e no varejo, faça a promoção da marca de indústria, para melhor circulação da mercadoria. Em tal promoção, no ato de o comerciante anunciar a marca alheia, não há, em absoluto, qualquer apropriação do direito exclusivo deferido ao fabricante pelo registro da marca”.
E, ainda, mais adiante, “Seria absurdo que se exportasse ou vendesse uma certa mercadoria para um comerciante ou industrial, impedindo-os de assinalá-la com a característica que tem na origem.” Isto é claro. Tal proibição implodiria o núcleo, a razão de existência da marca, que se exprime em ser um instrumento de concorrência e não de monopólio.
Na sentença não se questionou em momento algum o problema de importação paralela. A decisão limitou-se à extensão do monopólio concedido à marca pela legislação brasileira. Tal problema não toca na questão do princípio da territorialidade e a sua aplicação, ou não, frente à importação dos produtos originais Barber-Greene americanos. Depreender que tal sentença seria um exemplo de aplicação do princípio de exaustão internacional é ir muito além em suposições, estendendo o entendimento do Tribunal a questões que não foram objeto de julgamento.
Já no caso “Bolla”[13], a autora, representante exclusiva no Brasil dos produtores do vinho italiano “Bolla” e proprietária do registro, no INPI, desta mesma marca nominativa para bebidas, xaropes e sucos concentrados, entendeu ter seu direito violado pela ré, importadora do mesmo vinho italiano.
O Juízo de primeira instância condenou a ré a “abster-se, sob pena de multa, a vender, expor ou manter em depósito bebidas da marca “Bolla”, bem como a pagar-lhe perdas e danos.”
O Juízo de Apelação julgou a ação improcedente, entendendo não haver ocorrido nenhuma infração ao registro da marca mencionada:
Não houve infração da marca de fábrica, eis que a apelante não fabrica o vinho “Bolla”.
E também não houve infração à marca de comércio, pois ela não mantém em depósito nenhum produto a que aponha a denominação ‘Bolla’. O vinho com essa marca, repita-se, é importado da Itália e a recorrente simplesmente o vende no Brasil, após importação que faz por conta própria.
(…)
É verdade que, segundo consta, a apelada é representante exclusiva dos vinhos ‘Bolla’ no Brasil; mas tal exclusividade não pode ser oposta a terceiros, tanto mais que a apelante não importou o produto diretamente junto aos fabricantes, mas de empresa distribuidora. E se importou os vinhos, em atividade evidentemente lícita, é claro que o fez com vistas à sua venda no Brasil, o que não se reveste de atividade violadora ou de contrafação à referida marca […]
O Juízo baseou-se apenas na existência do contrato de representação exclusiva, sem mencionar ser a autora a proprietária dos registros da marca “Bolla” na classe de produtos que inclui “bebidas”.
Ignorando ser a autora também proprietária da marca, e considerando que entre ela e a titular da marca “Bolla” italiana só houvesse um contrato de representação, a conclusão de que neste caso não estamos diante de um problema de contrafação de marca é clara. Somente o contrato de representação exclusiva, de fato, não concede à autora o direito de impedir a ré de importar de distribuidor os vinhos “Bolla”. Este tipo de contrato cria efeitos obrigacionais (no caso, exclusividade de representação) apenas entre as partes e não é oponível erga omnes.
Sob o ponto de vista da titular italiana da marca, mesmo ela, neste caso, não poderia impedir a revenda dos produtos, por terceiros, a países com os quais ela houvesse firmado contrato de representação, já que de acordo com a idéia básica da limitação dos direito de marcas frente à sua função de fomentar a concorrência leal, a primeira introdução do produto no mercado italiano, procedida por ela mesma ou com seu consentimento, exaurira o seu direito de propriedade da marca.
A questão se complica, e a decisão mostra-se lacunosa, ao considerarmos a titularidade do registro brasileiro da marca. Sob este aspecto, caracteriza-se um problema de importação paralela, onde a representante dos vinhos e proprietária da marca “Bolla” vê o seu direito ao uso exclusivo de tal marca comprometido através da introdução de produtos assinalados com a mesma marca, os quais não são de sua produção.
Lembrando que o representante dos vinhos “Bolla” no Brasil, e também titular da marca para o nosso território, não produz vinhos “Bolla” mas apenas os comercializa dentro do território brasileiro e que a marca deve cumprir a sua função de origem, coloca-se a seguinte questão: o que merece maior proteção, o registro da marca ou a sua função de origem?
Se considerarmos apenas a função de origem da marca, não há por que proibir a importação paralela daqueles produtos, pois neste caso a importação dos produtos “Bolla” efetuada pela ré não fere aquela função. Os produtos introduzidos pela ré são, materialmente falando, os mesmos produtos “Bolla” comercializados pela autora. Assim, a representante não teria um direito maior do que o direito do produtor da marca, ou seja, se aquele não pode impedir a comercialização do produto que ele mesmo colocou no mercado, esta última também não poderia.
Se valorizamos os efeitos do direito ao uso exclusivo adquirido pelo registro da marca em relação à sua função de origem, aplica-se o princípio da territorialidade e conclui-se que as importações estarão proibidas.
O julgamento neste caso demandaria uma tomada de posição em relação à aplicação do princípio da territorialidade e uma análise da função de origem da marca e das outras funções que dela advêm; o que resultaria, conseqüentemente, na decisão sobre a adoção da exaustão a nível nacional ou internacional. O Tribunal, porém, como já mencionamos acima, apenas considerou a relação contratual de representação e analisou os efeitos do contrato em relação a terceiros. Não tocou, em momento algum, a exemplo do que foi feito na decisão Barber Greene, no cerne da questão sobre importações paralelas. O Tribunal assinalou um indício de direção ao negar a aplicação do artigo 175, IV “a” e “b” do Decreto nº 7.903, de 1945, aos produtos importados pela ré, mas daí prosseguir por conta própria nessa direção e chegar à conclusão de que tal sentença seria indício da adoção do princípio da exaustão internacional, nos parece ir longe demais.
Interessante é notar que no Juízo Penal as ações deste tipo foram julgadas improcedentes. Transcrevemos parte do teor da Apelação n0 865.237/5 – 1a. Vara Criminal -25 de abril de 1994- São Paulo:
“[…] Os tipos em que insiste a apelante não foram infringidos. Os querelados não estão ‘usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação’. Ao contrário, a mercadoria é autêntica. Produzida pelo fornecedor original Nem estão a vender artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste. Vendem, expõem à venda e têm em depósito mercadoria autêntica, não reproduzida.
Se a conduta dos querelados pode representar concorrência desleal, o tema há de ser apreciado na esfera cível. Os danos da apelante devem ser examinados na instância adequada. O Estado somente deve ser acionado para aplicar o braço pesado da sanção criminal ‘quando a conservação da ordem jurídica não se possa obter com outros meios de reação, isto é, com os meios próprios do direito civil”. (NELSON HUNGRIA, “Comentários ao Código Penal, 3ª ed., vol. I, tomo 2, p.27)”
9. O problema das importações paralelas e a atual lei de propriedade industrial
A atual Lei de Propriedade Industrial[14] garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.
A reprodução da marca registrada, sem autorização de seu titular, no todo ou em parte, ou sua imitação de modo que possa induzir confusão, ou a alteração de marca já colocada no mercado constitui ilícito penal (art.189). O mesmo acontece com a importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou de produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem (art.190).
Assim, em caso de importação de marca legítima não estará preenchido o tipo penal dos arts. 189 e 190, porque a importadora brasileira não reproduz, imita, altera ou importa “produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida…”. A marca, na origem, foi licitamente reproduzida.
Em estrita interpretação da atual lei brasileira de propriedade industrial, há que se fazer distinção entre a parte que regula as patentes e a parte que regula as marcas.
De fato, na parte que regula as patentes, o legislador pátrio inovou. No art. 43 estabeleceu as limitações ao direito do titular da patente. No art. 42 estabeleceu os direitos decorrentes da titularidade da patente, direitos esses de âmbito civil, eis que no Capítulo Dos Crimes Contra as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilícitos penais, os quais são mais restritos, como deveria ser, do que os ilícitos civis do art. 42.
Já no caso das marcas não agiu assim o legislador.
Estabeleceu, no art. 132, as restrições aos direitos do titular da marca, mas não se preocupou em definir diferentemente os ilícitos civis e os ilícitos penais, como fez com as patentes.
No que toca às marcas, manteve a orientação das leis anteriores de caracterizar o ilícito civil como idêntico ao ilícito penal. Na lacuna de tipificação do ilícito civil, tem o intérprete de valer-se da tipificação do ilícito penal, que consagra a exaustão internacional.
Retornando às patentes, pode-se entender que o não cumprimento da obrigação de exploração estipulada no item I do parágrafo 1º do art. 68 da Lei de Propriedade Industrial implicaria em duas hipóteses diferentes de licença compulsória: a) se o titular da patente não produz no país em virtude de inviabilidade econômica, a licença compulsória (decorrente) é de importação por quaisquer terceiros; b) se o titular da patente não a explora no país, mesmo que não ocorra inviabilidade econômica, a licença compulsória será não mais automática como no caso anterior, mas sujeita ao procedimento dos arts. 68 e seguintes da lei.
Em outras palavras, na hipótese a) a licença compulsória equivale à conversão da exaustão nacional em internacional.
Referências
BEIER, Friedrich-Karl. Territorialitaet des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int., pág. 8.
BERCOVITZ, Alberto. La Propriedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistematico desde el Derecho Español), Madrid: Editorial Civitas S.A., 1986, t. II.
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
HOTH, Juergen. Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, In: GRUR, 1968, pág. 64.
JACOBS, Francis. Caso Hag II, item 18, in GRUR int., 1990, pág. 965.
SILVEIRA, Newton. Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984.
[1] Silveira, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Editora Saraiva, 1984
[2] Silveira, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Editora Saraiva, 1984
[3] De acordo com as conclusões do Advogado Geral Francis Jacobs no caso Hag II, item 18, in GRUR int. 1990, pág. 965.
[4] De acordo com Beier, Friedrich-Karl: Territorialitaet des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int., pág.8 e Hoth, Juergen: Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, in GRUR 1968, pág. 64.
[5] Gama Cerqueira, João da: Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Editora Revista dos Tribunais.
6 Gama Cerqueira, João da, ob.cit.
[7] Silveira, Newton, ob.cit.
[8] BERCOVITZ, Alberto: La Propriedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistematico desde el Derecho Espanol), Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.
[9] Baumbach/ Heffermhel, ob.cit.
[10] Apelação Cível nº 191-817, TJSP, in Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro, 6, pág. 88-89.
[11] O mencionado artigo 70 é o da legislação vigente na época da propositura da ação, Decreto-lei nº 254.
[12] In Revista de Direito Econômico, Financeiro e Mercantil, 6 – pág. 89.
[13] Apelação Cível nº 75.002-1 – São Paulo – in LEX – 106
[14] Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997
